数式を利用するクレームの特許適格性について

2020年7月31日、米国CAFCは数式を利用するクレームについて、abstract ideaを対象とする (directed to) ものではないと判示する判決をしました (XY, LLC v. Trans Ova Genetics, LC (Fed. Cir. 2020))。

XY社は、サンプル中の粒子の少なくとも2つの集団を分析するために、フローサイメトリー装置を操作する方法に関する特許を所有しており、その特許は、概略、以下のステップを含んでいました。(a) 少なくとも第1の検出器と第2の検出器を備えるフローサイメトリー装置内の流体の流れを確立する、(b) 流体の流れに試料からの粒子を巻き込む、(c)プロセッサにより、流体中の粒子から第1の信号を検出する、(d)プロセッサにより、流体中の粒子から第2の信号を検出する、(e) プロセッサにより、第1の信号、第2の信号を、次元の少なくとも一つにおいて重複しているn次元パラメータデータに変換する、(f) プロセッサにより、2つの集団の粒子からのデータの空間的分離を増加するようにn次元パラメータデータを回転変換する、(g) プロセッサにより、回転変換されたn次元データパラメータに基づいて、2つの集団を第1の集団、第2の集団にリアルタイムで分類する、(h) フローサイトメーターを用いて、個々の粒子を選別する。

明細書には、n次元データパラメータを回転変換することにより、それぞれの集団に対応するデータの空間分離性を向上できること、この方法により、例えば、動物のX染色体を含む精子、Y染色体を含む精子の分離の精度が向上できること、が記載されていました。

XY社は、コロラド州区連邦地方裁判所に、この特許を侵害するとしてTrans Ova社を提訴しました。地裁では、Trans Ova社の提出した motion for judgment on the pleadingに対応して、この特許のクレームには、特許適格性がないと判断しました。地裁は、Alice testのstep oneでこのクレームは多次元データの回転をする数式、すなわちabstract ideaを対象としたものであると判断し、step twoでは、XY社が各ステップ自体それぞれは公知であると認めたことから、inventive conceptを欠くものであると判断しました。XY社はCAFCに控訴しました。

CAFCでは、クレームはリアルタイムで粒子を少なくとも2つの集団に分類し選別するためにフローサイトメトリー装置を操作する方法を改良するものであり、abstract ideaを対象としているものではないと判断しました。

特に、CAFCは、クレームの特許適格性を認めた、過去の最高裁判決であるDiamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 187 (1981) とCAFC判決であるThales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017) がAlice testのstep one の判断に参考になると指摘しました。

具体的には、本発明は、Diehr判決における特許と同様に、詳細にstep-by-stepの方法をクレームに記載しており、かつ、従来のプロセスに特定の数学的アルゴリズムを適用することによってこれを改良しているので、特許適格性を持つと判断しました。

また、Thales 判決における特許と同様に、少なくとも2つのセンサーまたは検出器が対象のデータを収集し、数学的操作をそのデータに適用することにより、対象に対する従来より正確な情報を生み出しているので、特許適格性を持つと判断しました。

数式を利用するクレームをドラフトする場合は、特許適格性のないことを理由とする拒絶を避けるために、具体的なプロセスをstep-by-stepでクレームに含めるとともに、発明により、どのような点が改良されるのかを明細書に明示することが重要であると思われます。