Teach Awayの要件について言及された最近の判決

2021年7月22日、CAFCは、Teach awayの要件について言及する判決をしました (The Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. July 22, 2021))。

Chemours 社は、テトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレンを含む部分結晶化共重合体に関する特許をもっており、その特許はメルトフローレートが30±3g/10分 であることを一つの特徴にしていました。重合体のメルトフローレートは圧力下で溶融したポリマーがどれだけ速く流れるかを示す指標で、分子量と相関があります。メルトフローレートが高いほど、重合体をワイヤーにコーティングする速度が速くなります。Daikin社は、この特許に対して、IPRの請願を提出しました。特許庁審判部はIPRにおいて、請願の対象となったすべてのクレームは特許できないものであるとの判断を下しました。

特許庁審判部は引例のKaulbachに依拠して特許の請求項は自明であると判断しました。Kaulbachには、ワイヤーなどのコーティング用のポリマーが記載されており、そのポリマーは非常に狭い分子量分布を持っていることが強調されていました。また、そのメルトフローレートは15g/10分以上であることが示唆されており、あるサンプルでは24g/10分でした。特許庁審判部は、Kaulbachのメルトフローレートの範囲は、本特許でクレームされた範囲を完全に包含しており、また、他の先行技術を参照して、当業者であれば、ワイヤーをより速くコーティングさせるためにKaulbachの好ましい実施形態のメルトフローレートを増加させる動機があったであろうと判断しました。特に、特許庁審判部は、Kaulbachが｢より狭い分子量分布によりより良いプロセスレートを達成できる。｣と述べていることを認識しながらも、Kaulbackは｢広い｣、｢狭い｣をきちんと特定しておらず、当業者がより速いコーティングスピードを達成するために、そのような狭い分子量分布を維持する動機があるかどうかはっきりしないと判断しました。Chemours社はCAFCに控訴しました。

CAFCは、以下の理由で、特許庁審判部の認定を覆し、その決定を棄却しました。

1. 1. 出願の当時の技術水準を知るために他の先行技術に依拠することができるが、関連する先行技術の範囲は、｢発明者が関与した特定の問題に合理的に関連する｣ものである。
   2. 特許庁審判部は、Kaulbachの明示の開示を無視して、Kaulbachが解決しようとした特定の問題に関係のない他の文献の教示を参照した。つまり、当業者がなぜ適切に当業者がKaulbachのメルトフローレートを増加させることが自明であるかについて、十分に検討していない。
   3. 特許庁審判部は、Kaulbachが広い、狭いに関して数値的な限界を特定していないので、Kaulbachのメルトフローレートを増加させることによって、少し分子量分布が増加したとしてもなお、依然としてKaulbachの言う｢狭い｣範囲になると認定している。しかし、これは、メルトフローレートを増加させることにより、狭い分子量範囲というKaulbachのコンセプトを必然的に変更することになる場合に、メルトフローレート増加の動機づけがあることの説明になっていない。Kaulbachは多くの使用すべきでない例を挙げて、分子量分布の増加をteach awayしているのでなおさらである。
   4. Daikin社は、Chemours社はクレームされていない特徴である分子量分布に基づいて議論していると指摘している。しかしながら、すべての公知のメルトフローレート増加のための方法がKaulbachの発明に反して分子量分布を広くすると考えられる場合は、特許庁審判部は当業者がメルトフローレートを増加する動機があったことを示すさらなる証拠を示す必要があった。

なお、本判決では、Dyk判事がdissenting opinionを書いています。その中で、Dyk判事は、majorityのメルトフローレートを増加させると、分子量分布が狭いというKaulbachのコンセプトを変更することになるので、Kaulbachは特許の発明をteach away しているという結論に以下の理由で反対しています。

1. 1. Kaulbachは狭い分子量分布が良いとは認識しているものの、広い分子量分布でも速いコーティングレートが実現可能であることを明示に認識しているので、広い分子量分布のポリマーの使用をteach away しているとは言えない。
   2. すなわち、より優れた代替手段があったとしても、より劣ったコンビネーションが自明性判断の目的で使用できないわけではない。Majorityのアプローチはteaching away doctrineを許されない範囲にまで拡大するものである。

この判決は、teach away による非自明性の主張の要件をやや緩和しているものと考えられます。発明の要件を引例に適用することにより、自明性の根拠として引用された引例の目的と反対に作用する場合は、この判決に基づいて、teach awayを主張することも一つの方法であると考えられます。