On sale bar の判断において，見積書であっても商業的なオファーであると解釈される場合があることを判示した最近の判決

2022年2月10日、CAFCは、claim 解釈において、On sale bar の判断において，見積書であっても商業的なオファーであると解釈される場合があるとの判決をしました (Junker v. Medical Components, Inc. (Fed. Cir. Feb. 10, 2022))。

Larry G. Junker氏は、カテーテルの挿入時に用いる導入鞘のデザイン特許を有していました。デザイン特許は2000年2月7日に出願されたもので，pre-AIAの元審査されたものでした。2013年，Junker氏は，Medical Components, Inc. andとMartech Medical Products, Inc.（以下，併せてMedComp社という）をそのデザイン特許を侵害するとして，ペンシルバニア州東部地区連邦地方裁判所に提訴しました。

地裁で，MedComp社は，デザイン特許出願日の1年以上前にJunker氏デザインの製品を製造販売する会社であるXentek社が，Boston Scientific 社に商業的な販売オファーをしており，特許法102条(b)のon sale barによって無効であると主張し，summary judgmentを求めました。しかし，地裁は，特に，書簡が「見積もり」という語を3回使用しており，具体的な要件についてはさらに議論するように促す言葉で締めくくられていることに着目し，その販売オファーは予備的な交渉であり，確定的なオファーではない，と判断し，デザイン特許の有効性を認めました。その上で地裁は，MedComp社のJunker氏に対する賠償責任を認定しました。MedComp社はCAFCに控訴しました。

CAFCは、以下の理由で、地裁の認定を覆し、その判決をReverseしました。

1. 1. 102条(b)のon sale barは、臨界日前に、クレームされた発明が(1)商業的な販売申し出の対象であり、(2)特許取得の準備ができている場合に発動される。Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 67-68 (1998)
   2. クレームされた発明について，特許取得の準備ができていることについては，両社の争いがないので，Xentek社 のBoston Scientific 社への書簡が商業的な販売申し出に該当するかどうかが問題になる。
   3. Xentek社 のBoston Scientific 社への書簡には，商業契約に典型的な必要条件が多数含まれている。つまり，販売する複数のサイズの製品、製品ごとに異なる価格のオプション、支払条件（正味30日ベース）、配送条件（非滅菌、FOB）が明記されており、商業的販売の申し出として適格であると認められる。
   4. Junker氏は、この書簡には、購入する製品のサイズと数量という本質的な条件が欠落しており、したがって、この書簡は、単純な承諾によって拘束力のある契約となり得るオファーではないと主張している。しかし，Junker氏の主張する、販売のオファーとして適格となるためには、買い手が希望する製品の正確な量を特定しなければならないという基準は、厳しすぎる。
   5. また，Junker氏は，この書簡には，「見積もり」という語が3回使われ，さらなる交渉を促す価格提示に過ぎず、明確なオファーではなかったと主張している。しかし，「申し出」という言葉が必ずしも申し出を意図していることを意味しないのと同様に、「見積もり」という言葉が申し出に使用されることもある。今回のケースのように、見積書に詳細な条件が含まれている場合、それは「申し出」とみなすべきである。

この判決のように，ある書簡が商業的な販売の申し出と認められるかどうかは，その書簡のタイトルだけによるのではなく，その内容も考慮して判断されることになります。