明細書の｢本発明は、…である。｣という記載から発明が限定的に解釈された例

2021年5月14日、CAFCは、明細書の｢本発明は、…である。｣という記載に基づいて発明を限定的に解釈する判決をしました (Wastow Enterprises, LLC v. Truckmovers.Com, Inc. (Fed. Cir. May 14, 2021))。本判決はnonprecedentialです。

Wastow社は、牽引システムに関する特許を有しており、Truckmover社他数社を自社の特許を侵害するとしてミズーリ州西部地区連邦地方裁判所に提訴しました。Wastow社の特許の牽引システムでは、牽引車両と被牽引車両とをつなぐ装置が構成要件になっていました。

連邦地裁は、この｢装置｣という語は、特許の図6、図7に記載されたUniversal Folding Boomに限定されると解釈し、これに基づいて被告製品は特許に非侵害であるとの判決を下しました。Wastow者はCAFCに控訴しました。

CAFCは、連邦地裁のクレーム解釈と非侵害の判断を以下の理由で肯定しました。

1. 1. 特許が｢the present invention｣の特徴を全体として記載している場合は、発明の範囲を規定する。Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1308 (Fed. Cir. 2007) ｢The invention includes｣や｢the present invention is｣などというフレーズに基づいて発明範囲の放棄が認定される。Luminara Worldwide, LLC v. Liown Elecs. Co., 814 F.3d 1343, 1353 (Fed. Cir. 2016) 本特許はまさにこれを行っている。
   2. 本特許の明細書では、繰り返し、｢the present invention｣をuniversal folding boom trailerとして記載している。また、明細書は｢装置｣という語について、より広い記載をしていない。
   3. また、明細書には、新規のuniversal folding boom trailerを採用するによって、公知技術の問題点を克服できる、との記載がある。この記載は、上記の発明範囲の放棄をより強めている。
   4. さらに、発明のタイトルが｢Universal Folding Boom Trailer｣であるのも、発明の範囲をuniversal folding boom trailerに限定していることと整合している。
   5. Wastow社の主張には説得力がない。Wastow社が引用するContinental Circuits LLC v. Intel Corp., 915 F.3d 788 (Fed. Cir. 2019) では、明細書は、｢the present invention｣という語は、｢one technique｣、｢can be carried out｣、｢a way｣などの非限定的な用語とともに、好ましい実施形態の中で使用されているだけであり、本件とは異なる。また、In re Papst Licensing Digital Camera Patent Litigation 778 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2015) では、いくつかの実施形態の記載の一部として一度｢the present invention｣を使用しているだけで、本件のように繰り返し述べているのとは異なり、明確な発明範囲の放棄とは言えない。

以上のように、明細書をドラフトする場合に｢本発明は (the present invention includes (is)..)｣というフレーズを用いる場合は、発明の範囲を限定する場合がありますので、注意を要します。また、発明のタイトルも発明の範囲を狭めない表現とするように注意を払う必要があります。