ライセンス対象特許の関連出願に暗黙のラインセンスが認められた件について

2020年2月6日に、米国CAFCは、ライセンス対象特許の関連出願に暗黙のラインセンスを認める判示をしました（Cheetah Omni LLC v. AT&T Services, Inc.)。

Cheetah社は、光学式コミュニケーションネットワークの特許 (‘836特許) を所有しており、米国連邦地裁にAT&T社をその特許の侵害で提訴しました。審理中にCiena CorporationがAT&T社のシステムの部品を製造、供給していることを理由に訴訟参加しました。その後、AT&T社とCiena社は’836特許はCheetah社とCiena 社との間のライセンス契約で暗黙のライセンスがされていると主張して、summary judgment を求め、裁判所はそれを認めました。Cheetah社はCAFCに控訴しました。

Cheetah社は以前に’714特許について特許侵害でCiena社を訴えており、その和解の結果として、特許のライセンス契約をCiena 社と締結していました。契約ではライセンス対象の特許の定義は以下のようになっていました。

(i) The Patents-in-Suit, and (ii) all parents, provisionals, substitutes, renewals, continuations, continuations-in-part, divisionals, foreign counterparts, reissues, oppositions, continued examinations, reexaminations, and extensions of the Patents-in-Suit owned by, filed by, assigned to or otherwise controlled by or enforceable by Cheetah or any of its Affiliates or its or their respective successors in interest at any time as of, prior to, on or after the Effective Date, whether filed before, on or after the Effective Date.

‘836 特許は、’714 特許の親出願の孫出願（継続出願の継続出願）であり、文言上はライセンス対象に含まれませんので、暗黙のライセンスがあるかどうかが争点になりました。’714特許の親出願は、明示のライセンス対象ですので、その孫出願について、暗黙のライセンスがあるかどうか、が問題になります。地裁では、General Protecht Group Inc. v. Leviton Manufacturing Co., 651 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2011)に基づいて、’714特許の親出願が明示のライセンス対象である以上、その継続出願は暗黙のライセンスの対象になると判断しました。

この争点に関するCheetah 社の主な主張は以下の点でした。

1. 1. 契約では、licenseとcovenant not to sueを分けており、’836特許はcovenant not to sueには含まれているが、license には含まれていない。Ciena社は’836 特許の存在に気づいていた。したがって、ライセンスが’836特許を含むという契約当時者の意図はなかった。
   2. ‘836特許と、Cheetah社、Ciena社間の訴訟の対象になった特許とは、主題が異なる。
   3. General Protecht では、ライセンス対象特許の継続出願に対して暗黙のライセンスを認めているが、これは、継続出願の発行の前にライセンス契約が締結された場合に限る。

CAFCは、以下の理由で、Cheetah社の主張を認めませんでした。

1. 1. 契約は広くライセンス特許のカテゴリーをリストしておりライセンス特許の特定の番号をリストしていない。また、医療用特許のように明示的に除外してるものもあるので、もし、’836特許を除外する意図があるのなら、そのように明示するであろう。
   2. ライセンスは特許の中の特定のクレームを対象とするものではなく、特許のすべてについて行われている。
   3. 継続出願の発行の時期は、暗黙のライセンスの仮定にとって重要ではない。Cheetahは自身のパテントポートフォリオについて、最も良く知っているのだから、もし、継続出願を含めないという意図があるのなら、そのことを明示できたであろう。

なお、契約中のcovenant not to sue の範囲については、必要ないとして、判決中では考慮されませんでした。

Judges: LOURIE, BRYSON, and CHEN